Minjoo's Archives

Section337_Article_Significant_심화_20260407

16 min read

Section 337 Domestic Industry 심화 II — “Article” 정의 & “Significant” 판단

Non-Volatile Memory는 “article”이 상업 제품일 필요가 없다는 것을 확립했고, Wuhan Healthgen은 투자 절대값이 작아도 맥락에 따라 significant할 수 있다는 것을 확립했다. 둘 다 Economic Prong의 진입 문턱을 낮추는 방향의 판결이다.

1. 최소한의 지식

이걸 모르면 두 판결을 이해한 게 아닌 것들만.

  • “Industry in process of being established”: §337(a)(2)는 domestic industry가 현재 “존재(exists)“할 것만 요구하지 않는다. “수립 중(in the process of being established)“인 경우도 허용한다. 즉 제소 시점에 아직 완성된 산업이 없어도, 수립을 향한 유의미한 진전이 있으면 ITC를 이용할 수 있다. — 중요한 안전판.

  • “Article”의 범위 — 상업화 불요 원칙: Non-Volatile Memory (2018)에서 ITC는 “article”이 시장에서 판매되는 상업 제품일 필요가 없다고 명시했다. “Article”이라는 단어는 그 자체로 pre-commercial 또는 non-commercial item을 포함할 만큼 충분히 넓은 개념이다. 따라서 R&D 단계의 실험용 웨이퍼나 소량 제작된 연구 샘플도 “article”이 될 수 있다.

  • “In process” 입증의 2단계 테스트: ① 미국 내 산업을 수립하기 위한 필요한 실질적 조치(tangible steps)를 취했을 것, ② 장래에 domestic industry 요건이 충족될 “significant likelihood”가 있을 것. 두 조건이 모두 필요하다.

  • “Significant” = 절대값이 아닌 맥락: Wuhan Healthgen (2025)에서 Federal Circuit은 “domestic industry 판단은 특정 달러 기준치나 경직된 공식에 의존할 수 없다”고 판시했다. 투자 규모가 절대적으로 작더라도, 투자의 100% 국내성(domesticity)과 높은 투자-매출 비율(investment-to-revenue ratio)이 있다면 significant 판단이 가능하다.

  • Qualitative vs. Quantitative의 관계: Lelo (2015)의 원칙 — “qualitative factors는 quantitative data가 insignificant함을 나타낼 때 이를 보완할 수 없다” — 은 여전히 유효하다. 다만 Wuhan Healthgen은 이를 뒤집지 않고 구분했다: Ventria의 경우 quantitative metrics(투자-매출 비율, 100% 국내성)가 실제로 존재했으므로 qualitative 보완이 문제가 아니었다.

  • Sales-based allocation: 단일 제품에 대한 투자를 산정할 때, 전체 사업에서 해당 제품 매출 비율을 적용하여 투자를 배분하는 방법. Wuhan Healthgen에서 Ventria가 사용하여 인정받은 방식. 단 근거가 되는 수치들이 기록에 충분히 뒷받침돼야 한다.

  • Customer-facing 활동의 한계: Non-Volatile Memory 사건에서 ITC는 economic prong을 인정하면서도, “customer-facing” 엔지니어링(고객 통합·서비스·보증·수리 등)에 기반한 domestic industry 주장은 별도로 기각했다. 즉 모든 엔지니어링이 다 인정되는 것은 아니다 — 특허와의 실질적 연결이 있는 R&D여야 한다.

이것만 알아도: 아직 제품을 상업화하지 못한 스타트업·연구기관·바이오텍이 ITC를 사용할 수 있는 조건, 그리고 소규모 투자로도 economic prong을 충족할 수 있는 논리 구조를 설명할 수 있다.

2. 요약 정리

ITC의 domestic industry 요건은 오랫동안 “미국에서 제품을 만드는 회사”를 전제로 운영됐다. 그런데 현실의 혁신 기업들은 R&D만 미국에서 하고 제조는 해외에서 하거나, 아직 상업화 단계에 이르지 못한 경우가 많다. 두 판결은 이런 현실에 ITC의 문을 열어준 법리다.

Non-Volatile Memory (Macronix v. Toshiba, 2018)는 “article”의 개념을 다뤘다. Macronix는 대만 회사인데 미국 자회사를 통해 연구한 실험용 반도체 웨이퍼를 domestic industry article로 주장했다. ALJ는 시장에 판매되는 상업 제품이 아니므로 인정할 수 없다고 했지만, ITC 위원회는 이를 뒤집었다. 조문 어디에도 “article”이 상업 제품이어야 한다는 요건이 없고, 의회가 “in the process of being established”를 허용한 이상 상업화 이전 단계의 아이템도 당연히 포함된다는 논리였다. 이 판결로 R&D 단계의 바이오·반도체·의료기기 기업이 경쟁사의 “speedy infringement”에 대응해 ITC를 이른 시점에 활용할 수 있게 됐다.

Wuhan Healthgen (2025)은 “significant”의 의미를 다뤘다. 캔자스주 소재 소규모 바이오텍 Ventria Bioscience가 식물 기반 재조합 인간혈청 알부민(rHSA) 특허를 보유하고 있었는데, 투자 절대 금액이 매우 작았다. 중국 수입업체 Wuhan Healthgen은 “그 정도 소액으로는 significant할 수 없다”고 공격했다. Federal Circuit은 이를 기각했다 — 100% 미국 내 투자라는 점, 단일 제품(Optibumin)에 집중된 투자, 높은 투자-매출 비율을 종합하면 significant 판단을 뒷받침하는 충분한 정량적 근거가 된다는 것이다. 특히 의회가 1988년 개정 시 “소기업도 대기업보다 작은 투자만으로도 ITC를 이용할 수 있어야 한다”고 명시했다는 입법 취지도 인용했다.

두 판결을 관통하는 원칙은 하나다 — ITC의 문은 제품 규모나 투자 절대값으로 닫히는 것이 아니라, 특허받은 article과의 관계에서 미국 내 투자가 얼마나 실질적이고 맥락적으로 유의미한가로 판단된다.

3. 전체 지식

In re Certain Non-Volatile Memory Devices (Inv. No. 337-TA-1046, 2018)

당사자 및 기술적 배경

  • Complainant: Macronix International Co.(대만) + Macronix America(캘리포니아)
  • Respondent: Toshiba 계열사들
  • 특허: NAND 플래시 비휘발성 메모리 관련 3개 특허 (‘360, ‘602, ‘417)
  • 제소: 2017년 3월. Toshiba의 플래시 메모리 수입이 Macronix 특허를 침해한다는 주장.

Domestic Industry의 핵심 쟁점

Macronix는 미국 자회사(Macronix America)가 수행한 R&D — 구체적으로 실험용 반도체 웨이퍼(experimental semiconductor wafer) — 를 domestic industry article로 주장했다. 이 웨이퍼는:

  • 상업적으로 판매되는 제품이 아님
  • 제소 시점 및 청문 시점에서 상업화 미완료
  • 소량만 R&D 목적으로 제작됨

ALJ의 판단 (초심)

ALJ Lord는 §337(a)(2)가 “domestic industry”를 요구한다고 읽으면서, 이를 상업화된 제품(“article of commerce, i.e., a product for sale in the market place”)에 한정했다. 따라서 Macronix의 실험용 웨이퍼는 “article”이 아니므로 domestic industry 미충족 판단.

ITC 위원회의 역전 판단

위원회는 ALJ의 해석이 조문을 잘못 읽은 것이라고 판단했다:

“The term ‘article’ on its own is sufficiently capacious to embrace pre-commercial or non-commercial items.”

핵심 논거:

  1. 조문 어디에도 “article”을 상업 제품으로 제한하는 문언이 없음
  2. §337(a)(2)가 “in the process of being established”를 허용하는 이상, 상업화 전 단계가 가능해야 논리적으로 일관됨
  3. 입법 취지: “article of commerce”로 해석하면 상업화 전 발명가-complainant가 ITC 구제를 받지 못하는 결과 — 1988년 개정 목적에 반함

“In Process” 충족 요건 (2단계 테스트)

위원회가 인정한 Macronix의 충족 근거:

  1. Tangible steps: 미국에서 실질적인 R&D 투자와 연구 활동이 진행됨
  2. Significant likelihood: 향후 상업화 및 domestic industry 요건 충족 가능성이 유의미하게 존재함

Customer-facing 엔지니어링의 한계

위원회는 Macronix가 주장한 일부 투자 — “customer-facing” 엔지니어링(고객 통합, 서비스 엔지니어링, 보증·수리 등) — 에 기반한 domestic industry 주장은 별도로 기각했다. 이 활동들은 특허 기술의 R&D 투자가 아닌 고객 서비스 성격이기 때문이다.

결론: Macronix는 ‘602 특허 claim 6에 대해 violation 인정 → Toshiba 수입금지(LEO) + Cease and Desist Orders 발령.

Wuhan Healthgen Biotechnology Corp. v. ITC (127 F.4th 1334, Fed. Cir. Feb. 7, 2025)

당사자 및 기술적 배경

  • Complainant/Intervenor: Ventria Bioscience Inc. (캔자스주 소재 소규모 바이오텍)
  • Respondent: Wuhan Healthgen Biotechnology Corp. (중국)
  • 특허: US 10,618,951 — 유전자 변형 식물에서 생산된 재조합 인간혈청 알부민(rHSA)을 포함한 세포 배양 배지
  • Domestic industry product: Ventria의 “Optibumin” (식물 유래 rHSA 제품)
  • Healthgen은 임상·중간 등급 rHSA 제품을 중국에서 수입

Economic Prong 쟁점

Ventria는 (A)(B)(C) 세 항목 모두에서 투자 증거를 제출했으나, 투자의 절대 금액이 매우 작음 (정확한 수치는 기밀 처리). Healthgen의 공격 논리:

“비교 분자와 분모 모두 작은 숫자를 비교하면 수치가 높게 나올 뿐 — 작은 두 숫자를 비교한다고 해서 meager investment가 significant로 변환되지 않는다.”

Ventria의 반론 및 ITC의 판단:

  • Optibumin 관련 투자의 100% 미국 내 발생
  • 매출 대비 투자 비율 높음 → 이 시장이 가치 있는 시장임을 시사
  • Sales-based allocation: Ventria 전체 매출 중 Optibumin 매출 비율을 적용해 투자 배분

Federal Circuit의 판단

“A finding of domestic industry cannot hinge on a threshold dollar value or require a rigid formula; rather, the analysis requires a holistic review of all relevant considerations that is very context dependent.”

Lelo 원칙(qualitative가 quantitative를 보완할 수 없다)을 뒤집지 않고 구분:

  • Ventria는 quantitative metrics가 있었음 — 투자-매출 비율, 100% 국내성은 정량적 지표
  • 이 경우 qualitative 보완 문제가 아니라 정당한 quantitative 분석임

입법 취지 인용

134 Cong. Rec. S10711 (1988): “Smaller businesses should not be denied the right to seek relief merely because they may have made smaller financial investments than large companies.”

핵심 판시 정리:

  • 절대 금액이 작다고 per se significant하지 않은 것은 아님
  • 절대 금액 이외의 정량적 지표(투자-매출 비율, 국내 집중도)로 significant 판단 가능
  • 소규모 틈새 시장도 domestic industry 충족 가능
  • Rigid threshold 없음 — holistic, context-dependent 분석

두 판결과 기존 판결군의 연결: 전체 지형

판결확장된 법리핵심 한계
Non-Volatile Memory (2018)“Article” = pre-commercial·non-commercial 포함”In process” 2단계 테스트 필요
Wuhan Healthgen (2025)투자 절대값 소액도 significant 가능Quantitative metrics 필수, qualitative만으로 불가
Apple v. ITC (2026)프로토타입 군 = article; 비실시 전 세대 투자 산입Specifically tailored nexus 필수
Lashify (2025)마케팅·유통만으로 (B)항 충족Significant는 정량 증거로 입증해야
InterDigital (2013)라이선싱만으로 (C)항 충족Articles 존재 입증 필요; Category 2 NPE 불가

공통 구조: ITC의 진입 문턱(어떤 활동·제품이 인정되는가)은 계속 넓어지고 있다. 그러나 “그 활동/제품에 실질적인 미국 내 투자가 있는가”라는 증거 싸움은 사라지지 않는다. 모든 판결이 “nexus + quantitative evidence”를 공통 요구사항으로 유지한다.

실무적 Lesson

Pre-commercial 단계 기업의 ITC 활용 타이밍

Non-Volatile Memory 이후, 상업화 이전 단계에서도 ITC 제소가 가능하다. 특히:

  • 의료기기·바이오·반도체처럼 R&D 주기가 긴 산업
  • 경쟁사가 먼저 시장에 진입(“speedy infringer”)할 위험이 있는 상황
  • 연구 단계에서 특허받은 기술을 구현하는 실험 샘플이 존재할 때

단, “in process” 요건의 2단계 테스트를 충족할 tangible steps와 미래 충족 가능성의 증거를 확보해야 한다.

소규모 기업·틈새 시장에서의 Economic Prong 전략

Wuhan Healthgen 이후, 절대 투자액이 작아도:

  • 투자의 국내 집중도(100% domestic이 이상적)를 극대화
  • 단일 특허 제품에 대한 투자-매출 비율을 정량적으로 제시
  • Sales-based allocation 방법으로 할당 투자액을 합리적으로 계산
  • 모든 수치를 기록에 남길 것 (contemporaneous records)

Customer-facing 활동(고객 서비스, 수리 등)은 특허 R&D와 명확히 구분해서 주장해야 한다 — 이를 혼재하면 전체 주장의 신뢰성이 훼손될 수 있다.

출처: Claude와의 대화, 2026년 4월 7일 / In re Certain Non-Volatile Memory Devices, Inv. No. 337-TA-1046, Comm’n Op. (Oct. 26, 2018) / Wuhan Healthgen Biotechnology Corp. v. ITC, 127 F.4th 1334 (Fed. Cir. Feb. 7, 2025)