Minjoo's Archives

Section337_DomesticIndustry_심화_20260407

16 min read

Section 337 Domestic Industry 심화 — 라이선싱 엔티티 & 프로토타입 법리

Lashify가 “어떤 활동이 domestic industry로 인정되는가”의 범위를 넓혔다면, InterDigital과 Apple v. ITC는 “라이선싱만 하는 회사”와 “아직 제품이 없는 회사”도 ITC를 쓸 수 있는지를 각각 확립했다.

1. 최소한의 지식

이걸 모르면 두 판결을 이해한 게 아닌 것들만.

  • §337(a)(3)(C) — 라이선싱 기반 domestic industry: Economic Prong의 세 번째 경로. “엔지니어링·R&D·라이선싱을 포함한 특허 활용에 대한 substantial investment”로 충족 가능. 1988년 개정 시 추가된 조항으로, 제조 없이 연구·라이선싱만 하는 주체도 ITC를 쓸 수 있도록 열어준 것.

  • NPE의 두 카테고리: ITC는 비실시 라이선싱 엔티티(NPE)를 둘로 나눈다. Category 1(대학·연구소·발명가·스타트업 등 실제 R&D를 수행한 주체)은 ITC 이용 가능. Category 2(특허를 매입해 라이선싱만 하는 순수 특허주장 주체)는 불가. InterDigital 판결은 Congress가 의도한 수혜자는 Category 1뿐임을 확인했다.

  • InterDigital의 핵심 확장: 라이선싱 활동에 대한 투자만으로 §337(a)(3)(C)를 충족할 수 있다. 라이선시가 특허받은 제품을 제조할 것을 요구하지 않아도 된다. “특허가 ITC 배제 절차의 대상인 물품을 커버하기만 하면” 족하다.

  • Technical Prong에서의 “Representative Article” 원칙: 제소 시점에 단일한 완성 제품이 없어도 된다. 규정(19 C.F.R. §210.12(a)(9)(ix))은 “representative article”만을 요구한다. 개발 중인 프로토타입 군 전체를 하나의 article로 볼 수 있고, 정황 증거(circumstantial evidence)도 허용된다. — Apple v. ITC (2026) 확립.

  • “Specifically Tailored” Nexus 요건: 비특허 실시 전 세대 프로토타입에 대한 투자도 Economic Prong에 산입 가능하다. 단 조건이 있다: 그 투자가 최종 특허 실시 제품의 “중요한 기술적 특징(significant components)“으로 직접 이어졌어야 하고, 특허 실시 article에 “specifically tailored”(맞춤 개발)됐어야 한다. 독립적으로 이루어졌을 관련 없는 투자는 산입 불가. — Motorola Mobility v. ITC → Apple v. ITC에서 재확인.

  • Economic Prong의 “Significant” 판단: 규모의 절대값이 아니라 맥락(context)으로 판단한다. 핵심 지표: ① 정량적 수치(직원 수, 급여 × 시간 배분 스프레드시트 등), ② 투자의 국내성(domesticity — 100% 미국 내 투자는 강력한 근거), ③ 매출 대비 투자 비율. 정성적 주장만으로는 부족하고, 수치가 극히 빈약하면 정성적 요소로 보완 불가.

이것만 알아도: “라이선싱만 하는 회사”와 “제품 개발 중인 회사”가 각각 어떤 조건에서 ITC를 쓸 수 있는지, 그리고 전 세대 프로토타입 투자를 economic prong에 산입하기 위한 요건이 무엇인지를 설명할 수 있다.

2. 요약 정리

Section 337은 원래 미국 내 제조업을 전제로 설계됐지만, 1988년 개정으로 R&D·라이선싱만 하는 주체도 포함할 수 있게 됐다. 이 조항의 수혜자는 처음부터 명확히 제한됐는데, 의회는 “미국과의 접점이 특허 소유뿐인 자”는 배제하고 “실제로 기술을 개발한 대학·스타트업·발명가”를 보호하겠다는 취지였다.

InterDigital v. ITC (2012/2013)는 이 경계를 처음 명확히 그었다. InterDigital은 CDMA 기술을 미국에서 연구·개발하고 라이선싱만 하는 회사였는데, Federal Circuit은 10억 달러 규모의 라이선스 수익과 760만 달러의 직원 보수 투자만으로 domestic industry 요건이 충족된다고 판시했다. 다만 라이선시들이 특허를 실시한 제품을 만든다는 사실이 불문(不問)에 부쳐졌고, 이후 InterDigital II에서 “특허로 보호되는 articles의 존재”는 여전히 입증해야 한다는 점이 보완됐다.

Apple v. ITC (2026)는 또 다른 각도의 문제를 다뤘다 — “아직 완성된 제품이 없는 개발 단계 회사”의 적격 문제다. Masimo는 Apple Watch가 출시된 지 9개월 후 제소했는데, 제소 시점에 “Masimo Watch”는 여러 프로토타입 버전(Circle, Wings, RevA, RevD, RevE)이 혼재하는 상태였고 최종 상용 제품(W1)은 제소 이후에야 완성됐다. Federal Circuit은 “representative article”만 있으면 족하다며 프로토타입 군 전체를 하나의 article로 인정했다. 경제적 prong에서는 특허를 실시하지 않는 Circle·Wings 단계의 투자도 RevA·RevD의 핵심 기술로 직접 이어졌다는 nexus가 입증되면 산입 가능하다고 판시했다.

두 판결 모두 핵심 교훈은 같다 — ITC 문이 열리는 조건은 “어떤 이름의 활동을 하는가”가 아니라 “그 활동과 특허받은 article 사이의 nexus가 증거로 얼마나 뒷받침되는가”다.

3. 전체 지식

InterDigital Commc’ns v. ITC — 라이선싱 엔티티의 적격

사건 개요

InterDigital은 1989년부터 CDMA/WCDMA(3G 표준) 기술을 미국에서 연구·개발·라이선싱해온 나스닥 상장사(IDCC). 직접 제품을 만들지 않는 near-NPE. Nokia를 상대로 CDMA 특허 침해 ITC 제소.

핵심 쟁점: §337(a)(3)(C)에서 “라이선싱에 대한 substantial investment”만으로 domestic industry를 충족하는가? Nokia는 투자의 substantial함은 인정하면서, “특허받은 articles와의 연결(with respect to the articles)“이 없다고 주장.

InterDigital의 투자 규모:

  • 1993~2006년 라이선싱 업무 직원 보수: 약 760만 달러
  • 포트폴리오 라이선스 수익(이 특허 포함): 약 10억 달러

Federal Circuit의 판단 (InterDigital I, 690 F.3d 1318, 2012):

  • 라이선싱 투자만으로 §337(a)(3)(C) 충족 가능
  • complainant가 특허받은 제품을 직접 제조할 필요 없음
  • 라이선시들이 특허받은 제품을 생산할 것을 요구하지 않아도 됨
  • “특허가 ITC 배제 절차의 대상인 물품을 커버하기만 하면” articles 요건 충족

InterDigital II (707 F.3d 1295, 2013) 보완:

  • §337(a)(3)(C) 충족을 위해서도 “articles protected by the patent”의 존재는 입증해야 함
  • 단, 그 articles가 미국에서 제조될 필요는 없음
  • 피고 제품(accused products)으로 articles 요건을 대체하는 것은 불가

1988년 개정과 NPE 구분 논리

1988년 이전: domestic industry = 미국 내 제조 1988년 개정: R&D·라이선싱만으로도 충족 가능하도록 확장

입법 취지: “미국에서 실제로 제품을 만들 자본이 없는 대학과 소기업이 ITC를 활용해 권리를 보호”하도록 하기 위함. 동시에 “미국과의 접점이 특허 소유뿐인 외국 특허 보유자”의 남용 방지.

NPE 카테고리 구분:

카테고리해당 주체ITC 이용
Category 1발명가, 대학·연구소, 스타트업 등 실제 R&D 수행가능
Category 2특허 매입 후 라이선싱만 하는 순수 주장 주체불가

InterDigital은 직접 기술을 연구·개발한 Category 1에 해당하므로 적격.

Apple Inc. v. ITC (No. 24-1285, Fed. Cir. Mar. 19, 2026) — 프로토타입과 Domestic Industry

사건 개요

Masimo Corporation이 Apple Watch Series 6의 혈중산소 측정 기능이 자사 Poeze Patents(US 10,912,502; US 10,945,648)를 침해한다며 2021년 7월 ITC 제소. ITC는 2023년 10월 Section 337 위반 확인 및 Limited Exclusion Order(LEO) 발령. Federal Circuit은 2026년 3월 19일 전면 확인.

Masimo Watch의 개발 단계 (제소 시점 기준):

Circle Sensor → Wings Sensor → RevA → RevD → RevE → [W1: 제소 이후 완성]
(비특허 실시)   (비특허 실시)   (특허 실시)      (특허 실시)

Technical Prong — 프로토타입 군으로 충족 가능

Apple의 주장: 제소 시점에 단일한 완성된 특허 실시 제품이 없었으므로 technical prong 미충족.

Federal Circuit의 판단:

  • 규정(19 C.F.R. §210.12(a)(9)(ix))은 “representative article”만을 요구
  • 개발 중인 프로토타입 군 전체를 하나의 article(Masimo Watch)로 볼 수 있음
  • 정황 증거(circumstantial evidence)도 유효한 입증 수단 — “직접 증거와 2등급 차이가 없다”
  • 디스커버리에서 물리적으로 생산된 특정 유닛에만 분석을 제한할 법적 근거 없음
  • RevA·RevD·RevE가 제소 전 제조·테스트됐다는 증인 증언과 테스트 데이터가 substantial evidence 충족

Economic Prong — “Specifically Tailored” Nexus 요건

Apple의 주장: Circle·Wings는 특허 비실시 제품이므로 이에 대한 투자는 “articles protected by the patent”에 대한 투자가 아님.

Federal Circuit의 판단 (Motorola Mobility v. ITC, 737 F.3d 1345 인용):

“Nothing in § 337 precludes a complainant from relying on investments directed to significant components, specifically tailored for use in an article protected by the patent.”

전 세대 투자 산입의 요건 (3가지 모두 충족해야 함):

  1. 그 투자가 특허 실시 제품의 중요한 기술적 특징으로 직접 이어졌을 것
  2. 해당 투자가 특허 실시 article에 “specifically tailored” 됐을 것
  3. 독립적으로 이루어졌을 관련 없는 투자는 불인정

Masimo의 경우: Circle·Wings의 소자 배열이 RevA·RevD의 특정 구조로 직접 이어졌다는 개발 타임라인과 증인 증언 → 인정.

Economic Prong “Significant” 판단

Apple은 투자의 “significant”함 자체는 다투지 않았음 (판결문 명시). ITC와 Federal Circuit이 significant 판단에서 주목한 요소:

  • Masimo R&D 인력 중 Masimo Watch 투입 비율
  • 투자의 100% 국내성 (Wuhan Healthgen 인용)
  • 직원별 급여 × 시간 배분 비율의 정량적 스프레드시트

세 판결의 Domestic Industry 법리 지형

판결조항핵심 확장제한선
InterDigital (2012~13)(C): 라이선싱라이선싱 투자만으로 충분Category 2 NPE 불가; articles 존재 입증 필요
Lashify (2025)(B): labor·capital마케팅·유통만으로 충분”significant” 정량 증거 필수
Apple v. ITC (2026)(B)+(C): R&D프로토타입 군 + 비실시 전 세대 투자도 인정specifically tailored nexus 입증 필수

세 판결의 공통 구조: 어떤 활동이 해당되는가(Step 1) → 그 활동이 특허 article과 nexus가 있는가(Step 2) → 그 투자가 significant한가(Step 3). Step 1은 각 판결이 차례로 넓혔고, Step 2~3은 여전히 증거 싸움이다.

Apple-Masimo 분쟁의 병행 전략 교훈

이 사건은 ITC 실무 전략으로도 중요한 사례다.

Masimo의 이중 트랙 전략:

  • ITC: Poeze Patents로 수입금지(exclusion order) 추구
  • 지방법원: 별개 특허로 금전 손해배상 추구 (IPR stay 회피 목적)
  • 결과: 2025년 말 배심원단 6억 3,400만 달러 손해배상 인정

Apple의 Design-Around 전략:

  • Federal Circuit 항소 진행 중 동시에 CBP에 재설계 버전 승인 신청
  • Software로 침해 기능을 비활성화하는 1차 재설계 → CBP 승인
  • 혈중산소 측정을 iPhone으로 오프로드하는 2차 재설계 → CBP 거부
  • ITC ALJ는 2026년 3월 18일(Federal Circuit 판결 하루 전!) 3차 재설계 비침해 권고
  • → Federal Circuit 승소에도 불구하고 exclusion order가 사실상 무력화될 가능성

핵심 시사점: ITC exclusion order를 patent holder의 최종 승리로 볼 수 없다. Respondent는 항소 기간 동안 design-around를 통해 명령을 무력화할 수 있고, patent holder는 지방법원 금전 배상을 병행해야 실질적 구제를 받을 수 있다.

출처: Claude와의 대화, 2026년 4월 7일 / InterDigital Commc’ns v. ITC, 690 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2012); 707 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2013) / Apple Inc. v. ITC, No. 24-1285 (Fed. Cir. Mar. 19, 2026)